台资企业如何应对商标抢注行为

2014年第05期    作者:王小兵    阅读 5,836 次

　　自从大陆实行改革开放的经济政策之后，台湾企业赴大陆投资办厂一度成为一种潮流，内地丰富的自然和人力资源，广阔的市场前景都给台湾企业带来了无限商机。2010年6月29日，海峡两岸共同签署《两岸经济合作框架协议》（Economic Cooperation Framework Agreement，简称ECFA），使大陆与台湾之间的经贸往来更加频繁。

　　与此同时，与企业核心竞争力相关的知识产权（台湾称“智慧财产权”）保护，也成为绝大多数台湾企业进入大陆之前所首要考虑的问题，其中台资企业的商标被恶意抢注已经不容忽视。当然，商标抢注的现象并非大陆所独有，在世界其他国家和地区都会存在商标抢注现象，这种现象发生的深层次原因无疑是“傍名牌”的利益驱动。商标被抢注至少会对企业带来两种不利后果：一是企业产品不能以原有商标进入抢注地市场，如果要进入，只能另换其他商标，这对企业无形资产将造成无法估量的损失；二是抢注者可以把自己的产品冠以抢注的知名商标进入市场，挤压被抢注商标企业的市场空间，造成市场混淆。可见，商标被抢注直接影响着台资企业在大陆的正常经营活动，也直接影响着两岸的经济合作。

　　2010年6月19日，《海峡两岸知识产权保护合作协议》签署，这标志着两岸在提升知识产权的创新、应用、管理及保护方面取得了阶段性成果。《海峡两岸知识产权保护合作协议》在专利、商标、著作权及植物新品种权等方面的保护上提出了纲领性的意见，但在面对商标被抢注的问题上，却显得力不从心。原因在于，该协议本身所提到的商标恶意抢注问题仅仅针对驰名商标，对于大量的非驰名商标被恶意抢注该如何解决，协议条款并未涉及。但这并不意味着，大陆法律对恶意抢注商标的行为束手无策。事实上，大陆的知识产权立法体系已经相对健全，通过大陆现行有效的法律、法规和司法解释，台资企业完全可以制止商标被抢注的行为，并使自身产品顺利进入大陆市场。

　　以下笔者将结合大陆的知识产权法律制度，为台资企业应对商标被抢注行为提供一些解决方案，希望能够给大家一些启示。

一、布阵商标申请对抗恶意抢注

　　多数台湾企业在进入大陆市场之前，缺少“知识产权先行”的理念，所谓“知识产权先行”是指将企业核心知识产权在即将进入的市场区域内先行申请或注册，为产品的顺利进入扫清知识产权壁垒。之所以要“知识产权先行”主要是因为知识产权的地域性所致，也就是说每个国家或地区只对在本国申请授权的知识产权提供法律保护，在他国或地区授权的知识产权并不必然获得本国保护。

　　所以，台湾企业在其产品进入大陆之前，应尽早将产品的商标先行在大陆申请注册，以获得大陆商标法的保护。这种商标注册包括在相同商品上申请，也包括在类似商品上申请。另外，对于将来可能会在其他产业领域用到的商标也要有针对性的在这些产业领域内先行申请注册，为企业未来的战略发展预留必要的空间。这种事先预防式的商标注册布阵策略，可以有效地防止他人恶意抢注，同时这也是成本支出最低的应对方式。

二、打造驰名商标对抗恶意抢注

　　按照大陆2001年《商标法》第十三条的规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”这是大陆商标法对驰名商标的保护，这里需要区分的是未注册的驰名商标和已注册的驰名商标在保护范围上的差异。

　　对于未在大陆注册的驰名商标，商标法保护的边界仅限于在相同或类似商品上排斥他人的恶意抢注，对于已在大陆注册的商标，法律对其保护的边界可以延伸至不相同或不类似的商品。这一方面告诉我们的企业应当对商标加大宣传力度，努力将自己的商标打造成驰名商标，另一方面也促使企业尽可能地将已在台湾地区享有知名度的商标在中国大陆申请注册，争取成为“已注册”的驰名商标，并获得跨类别保护。大陆司法机构在认定驰名商标时，主要考虑以下因素：使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；该商标的持续使用时间；该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；该商标享有的市场声誉等。

三、使用在先知识产权对抗恶意抢注

　　对于未在中国大陆先行注册，同时也未达到驰名商标认定标准的商标，一旦被恶意抢注，如何进行保护？我们可以试图从知识产权权利冲突的角度入手加以解决。由于知识产权产生的方式和授权的机构不同，知识产权权利冲突不可避免，比如注册商标专用权与著作权、企业名称权、外观设计专利权、知名商品特有名称权等之间均可能存在冲突。

　　2008年2月18日，大陆最高人民法院颁布了《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，该司法解释是对大陆司法机构多年来审理知识产权权利冲突案件的归纳总结，为审理该类型案件提供了原则指引。该司法解释第一条规定：“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。”这使得大陆法院受理知识产权权利冲突案件有了法律依据。

　　在该司法解释未颁布之前，虽然大陆2001年《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”但这只是针对国家商标局对商标注册的审查而言，并非大陆法院受理注册商标与他人在先权利冲突案件的法律依据。此前，企业商标被他人抢注后，以注册商标与在先权利相冲突为由提起民事诉讼的，很可能被法院告知不予受理，并建议原告通过行政程序撤销抢注的商标。而通过行政程序撤销已注册的商标，其难度和时间成本都令权利人望而却步。何况行政裁决并非终局决定，任何一方不服裁决，还可以向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，并可在一审判决后，上诉于北京市高级人民法院。这样繁琐的程序和裁判效率已经严重影响了权利人的维权进度，令许多台资企业主动放弃走行政程序撤销被抢注的商标，进而转向购买被抢注的商标或更改商标图案，以获得进入大陆市场的先机，这实属无奈之举。

　　该司法解释颁布后，对商标被抢注行为，台资企业又多了一条应对途径，而且可以直接向法院提起民事诉讼，要求抢注人停止使用被抢注的商标，并消除影响、赔偿损失。通过民事诉讼的途径维权，相对于通过行政程序撤销商标，更能节约时间成本，对企业来说，能更快见到成效。另外，权利人还可以在拿到生效判决后，依据大陆2001年《商标法》第三十一条和第四十一条的规定，请求大陆国家商标局商标评审委员会裁定撤销该抢注的商标，从根本上消除商标抢注所带来的法律风险。

　　采用知识产权权利冲突的方式对抗商标恶意抢注，原告应当注意对在先知识产权权利证据的整理和保存。比如：被抢注商标是图形商标，该图形本身若具有独创性，可认为是美术作品而享受著作权法保护，原告可以被抢注的商标侵犯其著作权为由提起民事诉讼。此时，原告首先要向法院举证证明自己对该美术作品（商标图案）享有著作权，此类证据包括但不限于该图案的创作手稿、委托设计合同、著作权登记证书等等。所以，企业应重视自身知识产权档案的管理和保护工作，以便在发生此类诉讼时，迅速、快捷、完整地将权利证据组织起来。

        总之，商标被抢注并不可怕，通过正确的法律行动，包括事前预防和事后的补救措施，完全可以将商标被抢注给企业带来的不利影响降至最低。企业所要做的就是积极应对，而不是消极回避，否则就会助长这种“抢注”之风，这不但会给企业带来不应有的损失，同时也不利于两岸知识产权保护的交流合作。

       （注：本文中提到的《商标法》相关条文系指2001年的《商标法》，2013年修正的新《商标法》对相应条文序号已做调整。）●